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商標登録後の注意点 


登録した商標が第三者に侵害されたときの対処法(2)実務編

大切に育てた商標の権利を守るためには、まず商標登録することが重要です。

しかし、残念ながら商標登録しただけでは完全に商標を守れません。

登録した商標の権利が侵害されていたら、しっかり対処することが必要です。

登録した商標が第三者に侵害されたときの対処法(1)基礎編」では、商標権が侵害されたときに、使用を差し止め、損害賠償を請求できるなどの対処法について説明しました。

今回の実務編では、どのようにして商標が侵害されている状態を解消するのか、その方法ついて見ていきます。

まずは商標登録の状態を確認

自分が登録した商標を他人が勝手に使っている疑いが発覚したら、警告書を送る前にいくつか確認しておくべきことがあります。

まずは何と言っても、自分の権利の状態を確認しましょう。

自分の商標の権利が失効していたり、取り消しになっていたりすれば、そもそも商標の侵害は成立しません。

よくあるのが、更新を忘れていることです。

商標権には登録から5年、ないし10年の残存期間が設定されていて、更新期限が来たら手数料を支払って更新手続きする必要があります。

特許庁から通知がきますが、うっかり見過ごしていると知らない間に登録が失効しているかもしれません。

もう一つは取消の可能性です。

商標は長い間、実質的に使っていない状態にあると、商標権が消滅し取消の対象になります。

取消のためには誰かが特許庁に取消請求審判を申請することになり、当然、商標権者にも確認の連絡があるはずです。

しかし、人任せにしていたり、前任者が担当していたりすると、そうした過去の経歴がうやむやになっているかもしれません。

また、商標を使っている状態であっても、一般的な呼び名として広く普及した状態になると、もはや、独占使用にふさわしくない一般名に変化したと判断され、商標権が消滅することがあります。

そこでまずは商標の状態がどうなっているかを特許庁のデータベースで確認しましょう。

侵害の証拠を押さえる

商標の状況が確認できたら、第三者が商標権を侵害している証拠を押さえましょう。

商標をただ名乗っているだけでは商標侵害になりません。

商品のパッケージやチラシに印刷したり、値札や広告に使ったり、お店の看板に使うなどしている証拠を抑えます。

パッケージに使っていたら商品を実際に購入し、商品そのものに加えてレシートなども保管しておきます。

広告やチラシも集めて、どこで手に入れたかなどを記録しておきます。

看板やのぼりなどに使っていた場合は写真をとっておくとよいでしょう。

また、商標を微妙に変えるなどして商標侵害を逃れようとしているケースもあるので、相手が使っている商標が、自分の登録商標の侵害に当たるかどうか、弁理士など専門家に鑑定してもらうことも忘れずに。

侵害の状況を調査する

特に損害買収の請求を考えているときは、商標を勝手に使われたことによってどのような損害が発生しているかを立証しなければなりません。

そこで、侵害の状況を可能な限り細かく調査しましょう。

  • 商標を侵害している場面
  • 登録商標と知って使っているか、知らずに侵害しているか
  • 何に商標を使っているか
  • どれぐらいの期間使っているか
  • どれぐらいの売上・利益を上げているか
  • 営業している地域

などです。

これも、自分で調査するより実際には弁理士など専門家に依頼するのがベストです。

警告を出す

商標を侵害している状況が確認できたら、準備OKです。

いよいよ警告を送りましょう。

この際、どこまで対処するか、切り上げ方を予め決めておくとよいでしょう。

他人の商標だと知っていて侵害した悪質なケースなら阻害賠償請求までするとか、あるいは、知らずに使っていたならとりえず使用を中止すればよしとする、といったことです。

警告書には、決まった形式があるわけではありません。

一般的には、自分の持っている商標を侵害していることを伝え、すぐに使用を中止するとともに、商標権を侵害しているパッケージなど手元にあるものはすべて破棄することを要求し、かつ、場合によっては損害賠償を請求する用意があることを伝えるのがセオリーです。

一定の期間を区切って、警告書に対する返答を要求しておくと、次のステップへとスムースに移行できます。

警告書を送るときにはしっかり届いたことを証明できる内容証明郵便を使いましょう。

相手の出方次第で次の段階に進む

警告書を送付したら、まずは相手の出方を見ましょう。

素直に従って使用を中止し、商標を侵害している商品を回収し、パッケージやチラシなどを破棄、広告などを取りやめるという処置をすることもあるでしょう。

あるいは、無視したり、反論してきたりケースも考えられます。

場合によっては、これからも商標を使いたいので正式にライセンス契約を交わしたいと相手から申し出てくることもあるかもしれません。

予め決めていた対処法に従って対応し、次のステップに進みます。

以上が、商標権の侵害行為に対する対処法の実務編です。

すべての行程に渡って言える事ですが、法的な手続きが必要な事柄なので、まずは専門家である弁理士に相談することをお勧めします。

商標の侵害への対処法ついては以上ですが、自分自身が他人の商標を侵害している可能性があるときの対処法についても知っておくとよいでしょう。

自分のところに警告書が届いたときにも慌てないように、「商標を侵害していると警告を受けたときの対処法」で詳しく解説します。

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2016年12月11日 作成
2017年11月12日 更新

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